作者：張啟程

摘要

請求宣告已授權的專利無效是防止專利濫用、保護自身商業利益的重要手段。由于中國和美國實踐的差異導致對于基于同樣的優先權日和基本相同的技術內容的中美同族專利需要采用不同的現有技術證據。本文旨在通過分析中國和美國專利實踐中對于專利的新穎性和創造性的認定的差異討論了不同類型的現有技術證據對于中美專利各自的適用性。本文通過分析指出，無效請求人應當根據目標專利的所在國、申請日、發明日等信息來選擇不同類型的現有技術證據來提交無效請求，而不能簡單地對于中美同族專利采用相同的現有技術證據。專利權人在先的專利申請在中國可能用作現有技術證據，而在美國可能用作專利權人否定在先技術的依據，需要尤其注意。

關鍵詞：現有技術證據、申請日、發明日、在先申請

一、引言

專利作為一種重要的商業武器為越來越多的企業所重視。而專利的有效性則是運用專利來抑制競爭對手、贏取商業上的勝利的基礎。對于對自身存在威脅或潛在威脅的專利，啟動專利無效程序則是重要的防衛手段。也正因為此，越來越多的企業和個人加入到發起專利無效的行列中，以盡可能地爭取自身的商業利益。

由于專利自身具有地域性，一項好的發明往往不僅僅在一個國家申請專利，而是可能在多個國家同時申請專利（即享有共同的優先權日），這些不同國家的專利就構成了同族專利。在這種情況下，如果想要將這些技術內容基本相同的同族專利都無效掉，則需要在不同的國家分別提交無效請求。專利缺乏新穎性和創造性（或稱專利性）是最常用的無效理由。有些請求人認為，只需要找到一項或一組現有技術就可以將所有的同族專利都成功無效。這未免過于樂觀，由于各個專利的地域性屬性，各個國家的專利實踐是有所不同的，因而需要專業的人員來進行分別處理。本文僅從中、美對于專利性的認定的差異角度來初步地探討同族專利無效過程中選用現有技術證據的問題。

二、中國專利實踐對于新穎性和創造性的認定

于2009年10月1日起施行中國專利法（現行中國專利法條文為2021年6月1日起施行的版本，其中對于本文所討論的新穎性和創造性的規定與2009年10月1日起施行的版本是一致的，因此在本文中不再刻意區分）的第二十二條規定：“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。實用性，是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術”。

從中國專利法的上述規定可以看出，如果要以專利缺乏新穎性和/或創造性為理由提交中國專利的無效請求，主要證據應當圍繞以下兩個方面進行選?。?/span>

1. 現有技術，比如在無效請求所針對的專利（下文稱為目標專利）的申請日（享有優先權的專利為優先權日）之前公開的專利文獻、非專利文獻、其它資料、全世界范圍內的公開宣講、公開銷售、公開使用等等；

2. 抵觸申請，即任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）以前向國家知識產權局提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

需要說明的是，根據2009年10月1日之前施行的中國專利法，采用混合新穎性標準，即上述現有技術中的在國外公開使用或以其它方式為公眾所知的技術內容將不會破壞目標專利的新穎性和創造性，而且，目標專利的申請人自身提交的抵觸申請也不會破壞目標專利的新穎性和創造性。因此，在選擇現有技術證據時還必須考慮目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）是否在2009年10月1日之前以確定無效請求所應當遵循的法律依據。

在實踐中，對于抵觸申請，也需要考慮優先權日，例如，當抵觸申請具有優先權日（不論是中國優先權日還是外國優先權日）時，只要抵觸申請的優先權日早于目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）且之后抵觸申請被公開，就能夠破壞目標專利的新穎性（當然前提是該抵觸申請公開了目標專利的權利要求的技術方案）。

三、美國專利實踐對于新穎性和創造性的認定

當前的美國專利法是在2013年3月16日開始實施的，而當前的美國專利法關于新穎性和創造性的認定與之前實施的美國專利法是有所不同的。

當前施行的美國專利法第102（a）（b）條規定：“新穎性；現有技術?！魏稳司袡喃@得專利，除非—— （1）在要求保護的發明的有效申請日前，該要求保護的發明已經獲得授權，或者被描述在印刷出版物上，或者已經公開使用、銷售或以其它方式為公眾所知；或者（2）該要求保護的發明被描述在依據第151條授予的專利中，或被描述在依據第122（b）條已公開或視為已公開的專利申請中，其中，該專利或專利申請視情況由另一位申請人作出并在該要求保護的發明的有效申請日之前有效提交。（b）例外— (1) 在該要求保護的發明的有效申請日之前一年或一年以內所作的公開。--在要求保護的發明的有效申請日之前一年或一年以內所作的公開不屬于依據第(a)(1)款提出的要求保護的發明的現有技術，條件是--（A）該公開是由發明人或列名發明人或者從該發明人或列名發明人處直接或間接獲得主題的他人作出；或者(B) 在此公開之前，被公開的主題已經由發明人或列名發明人或從該發明人或列名發明人處直接或間接獲得主題的他人公開”。可以看出，如果要以專利缺乏新穎性和/或創造性為理由提交美國專利的無效請求，主要證據可以圍繞以下兩個方面進行選?。?/span>

1. 在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）之前公開的專利文獻、非專利文獻、其它資料、全世界范圍內的公開宣講、公開銷售、公開使用等等；

2. 由除去目標專利的申請人之外的其它人就同樣的發明在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）以前向美國專商局提出過申請，且該申請已經公開或視為公開。

粗看起來，這與前述提交中國專利的無效請求的證據選取非常類似，但實際上還是有很多差異的。具體的差異包括：

首先，在美國專利法中，由除去目標專利的申請人之外的其他人就同樣的發明在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）以前向美國專商局提出的、在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）之后公開或視為公開的申請被視為現有技術，這意味著這樣的申請可以用于評價目標專利的創造性，而不是僅僅能夠評價目標專利的新穎性。

第二，申請人本人就同樣的發明在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）以前向美國專商局提出的、在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）之后公開或視為公開的申請不會對目標專利的新穎性和創造性產生影響。

第三，目標專利的專利權人享有一定的豁免權，即，如果公開目標專利的現有技術的公開日期在目標專利的申請日（享有優先權的專利為優先權日）之前1年內，則該現有技術不必定對目標專利的新穎性和創造性產生影響。在這種情況下，還需要考慮該現有技術是否由發明人或列名發明人或者從該發明人或列名發明人處直接或間接獲得主題的他人作出；或者在此公開之前，被公開的主題已經由發明人或列名發明人或從該發明人或列名發明人處直接或間接獲得主題的他人公開。例如，如圖1所示，如果目標專利的權利要求具有的技術方案為X且在目標專利的申請日之前1年內申請人曾經公開過技術方案X，則即使在申請人公開技術方案X和遞交目標專利之間存在他人公開了技術方案X，也仍然不會對目標專利的新穎性和創造性產生影響。這與中國專利法的規定顯然是不同的。