作者：劉文海

答復審查意見通知書時，專利代理師們經常會遇到“公知常識”或“容易想到”的審查意見，具體來說，對于沒有被對比文件公開的區別技術特征，審查員認為其是本領域的“公知常識”或者本領域普通技術人員能夠“容易想到”。針對這種“公知常識”或“容易想到”的審查意見，作為爭辯理由，主要是圍繞創造性判斷三步法中的第3步“是否存在技術啟示”來進行爭辯，結合具體的技術內容來推理出并不存在將該區別技術特征應用于對比文件中的技術啟示，從而導出該區別技術特征對于本領域普通技術人員來說不是“公知常識”或不“容易想到”的結論。

在發明的創造性審查中，這種“公知常識”或“容易想到”的審查意見可以說是審查員用于評價創造性的一種慣用技術手段了，相信每一位專利代理師都曾經遇到過，很令專利代理師們困擾。在遇到這樣的審查意見時如何有效應對，對于專利代理師們來說是一個回避不了且亟待解決的課題。

在具體說明如何有效應對上述那樣的審查意見之前，首先，簡單說明一下在發明的創造性審查中，什么是“公知常識”，什么是“容易想到”。

在專利審查指南中，對于“公知常識”有較為明確的解釋。

具體來說，根據專利審查指南的第二部分第四章的第3.2.1.1節的規定，所謂的“公知常識”，例如是，“本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段”。

另外，根據專利審查指南的第四部分第二章的第3.3節的規定，“對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據”。

根據專利審查指南中的上述相關規定可知，筆者認為，所謂“公知常識”是已被公開的現有技術，其包括：慣用手段；以及技術詞典、技術手冊、教科書等。

不過，對于“容易想到”的具體含義，在我國的專利法、專利法實施細則以及專利審查指南中均沒有明確的解釋或規定等。

相較于“公知常識”需要審查員進行舉證，“容易想到”是創造性審查中看起來更為“簡單粗暴”的評述手段。

但是， “容易想到”需要通過一條完整的推理邏輯才能夠得出合理的結論，在推理的過程中，任何一個環節的缺失均會導致結論的不正確，因此，在創造性判斷中，審查員對于“容易想到”應持著負責、嚴謹的態度使用。

另外，根據我國最高人民法院頒布的司法解釋（《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》）可知，在專利侵權判定中，“容易想到”要件的判斷主體是本領域普通技術人員，其判斷時間是被訴侵權行為發生時，其判斷內容是涉嫌侵權技術中的技術特征是否容易想到，而且是否容易想到的界限標準是沒有經過創造性的勞動。

結合上述內容，根據筆者的個人理解，筆者認為，所謂“容易想到”的技術特征是沒有被現有技術公開、但本領域普通技術人員能夠根據合乎邏輯且不需要創造性勞動的完整推理而能夠得到的技術特征。

其次，針對發明的創造性審查中判斷有無創造性的“三步法”進行簡單的說明。

在專利審查指南的第二部分第四章的第3.2.1.1節中，明確地規定了判斷要求保護的發明相對于現有技術是否具有創造性的“三步法”，這是每一位專利代理師都所熟知的，具體來說：

1）確定最接近的現有技術；

2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；

3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

由以上的有關“公知常識”和“容易想到”的說明可知，在針對“公知常識”或“容易想到”的審查意見的創造性爭辯中，主要是圍繞上述的創造性判斷“三步法”中的第3步“是否顯而易見”、即“是否存在技術啟示”來進行爭辯，需要專利代理師們在充分理解對象申請以及對比文件的具體技術內容和審查意見的基礎上推理出并非“顯而易見”、即并不存在“技術啟示”，從而導出“公知常識”或“容易想到”的審查意見不妥當的結論。

根據筆者的答復審查意見通知書的實務經驗，在面對上述那樣的“公知常識”或“容易想到”的審查意見時，一般可以考慮如下應對策略來進行爭辯。

（1）要求審查員提供有關“公知常識”或“容易想到”的證據或詳細理由；

（2）判斷對象申請是否能夠實現預料不到的技術效果；

（3）判斷針對對象申請以及對比文件所要解決的技術問題的審查員認定是否妥當；

（4）判斷對象申請與對比文件所采用的技術手段（技術思想）之間是否具有關聯性；

（5）判斷現有技術中是否存在技術阻礙因素。

以下，詳細地說明上述（1）~（5）的各策略。

需要說明的是，在以下的各策略的說明中使用了一些案例，這些案例是為了更好地說明基于上述策略（1）~（5）的爭辯方法而對實際的案例進行了適當簡化和改寫從而作成的例子。

策略（1）：要求審查員提供有關“公知常識”或“容易想到”的證據或詳細理由

在專利審查指南的第二部分第八章的第4.10.2.2節中，有如下明確的規定：

“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠提供相應的證據予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明”。

因此，在審查員沒有給出具體的證據或詳細且有說服力的理由而僅僅簡單地將區別技術特征認定為“公知常識”或“容易想到”的情況下，可以要求審查員給出具體的證據或詳細的理由。

但是，需要說明的是，根據筆者的實務經驗，在僅以這樣的爭辯理由來進行爭辯的情況下，說服力不高，一般來說難以說服審查員。審查員會認為區別技術特能夠容易地想到并給出相應的理由，或者會重新檢索一些公知常識性證據或對比文件等。

因此，通常情況下，要求審查員舉證的該爭辯方式不單獨使用，而是作為輔助手段與其他的爭辯理由一起使用為好。

策略（2）：判斷對象申請是否能夠實現預料不到的技術效果

專利審查指南的第二部分第四章的第4.3節中明確規定，如果選擇使得發明取得了預料不到的技術效果，則該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。

因此，從“預料不到的技術效果”入手，可能是針對 “公知常識”或“容易想到”的審查意見進行爭辯的一個有效突破點。

以下，利用專利審查指南中的一個具體案例進行簡單說明。

在一份制備硫代氯甲酸的現有技術對比文件中，催化劑羧酸酰胺和/或尿素相對于原料硫醇，其用量比大于0、小于等于100%（mol）；在給出的例子中，催化劑用量比為2%（mol）~13%（mol），并且指出催化劑用量比從2%（mol）起，產率開始提高；此外，一般專業人員為提高產率，也總是采用提高催化劑用量比的辦法。

相對于此，在一項制備硫代氯甲酸方法的選擇發明中，采用了較小的催化劑用量比（0.02%（mol）～0.2%（mol）），提高產率11.6%～35.7%，大大超出了預料的產率范圍，并且還簡化了對反應物的處理工藝。

這說明，該發明選擇的技術方案，產生了預料不到的技術效果，因而該發明具備創造性。

筆者認為，審查指南中的此案例明確地說明了“預料不到的技術效果”與“技術啟示”之間的關系，由于現有技術不具有對象申請那樣的“預料不到的技術效果”，從而對于對象申請中的區別技術特征沒有給出“技術啟示”，因此，該區別技術特征顯然不是“公知常識”，也并不“容易想到”。

策略（3）：判斷針對對象申請以及對比文件所要解決的技術問題的審查員認定是否妥當

審查員對所要解決的技術問題的認定是否妥當，在創造性爭辯上，也可能是比較有效的一種爭辯方法。

在創造性判斷三步法的第2步中，需要確定發明的區別技術特征和發明要實際解決的技術問題。

發明要實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

對技術問題認定的正確與否直接決定了是否存在創造性判斷三步法的第3步中的“技術啟示”。

具體來說，對象申請所要解決的技術問題是否被對比文件公開？審查員認定的對象申請以及對比文件所要解決的技術問題是否恰當？審查員所認定的技術問題是否過于上位化或過于下位化？這些都可能成為爭辯對象申請是否有創造性的突破點。

由此明確可知，技術問題是否被正確地認定在創造性判斷中是非常重要的因素之一，直接影響著發明是否具有創造性。

以下，結合一個具體的案例來說明技術問題是否被正確地認定在創造性爭辯中的作用。

對象申請涉及一種膜層疊體，其中，如圖所示，

針對對象申請相對于對比文件1的上述區別技術特征，審查員進一步引用了如下的對比文件2，對比文件2公開了對象申請中那樣的粘結劑層。

具體來說，該對比文件2與對象申請和對比文件1同樣地涉及一種膜層疊體，其中，

審查員認為，本領域普通技術人員能夠將對比文件2中公開的粘結劑層應用于對比文件1中，在此基礎上，由于對比文件2要解決的技術問題與對象申請要解決的技術問題相同，都是抑制“在膜層疊體的端部產生浮起/卷曲”，因此，能夠根據對比文件2容易地想到對象申請中的保護膜、防護膜相對于功能膜、粘結劑層的位置關系和大小關系（即，上述區別技術特征）。

基于上述認定，審查員認為對比文件1和對比文件2相結合能夠得到對象申請的技術方案。

但是，審查員的上述認定是不妥當的，具體理由如下。

對象申請的膜層疊體產生“浮起”的原因在于：

在膜層疊體的保管或加工中，保護膜2存在吸入濕氣而以波形狀變形的風險。在比功能膜1的側端1a位于靠外側位置的保護膜2中，由于不存在成為骨架的功能膜1，因此保護膜2的變形變大。由此，變形變大的保護膜2與防護膜5會產生干涉，防護膜5在遠離保護膜2的方向上受到力。其結果是，粘結劑層4從保護膜2剝離，在粘結劑層4與保護膜2之間的端部產生“浮起”。

由此，利用防護膜5相對于粘結劑層4的突出量與保護膜2相對于粘結劑層4的突出量之間特定的大小關系，來防止在粘結劑層4與保護膜2之間的端部產生“浮起”。

相對于此，對比文件2的膜層疊體產生“卷曲”的原因在于：

作為在功能膜的兩面貼合的透明保護膜，使用尺寸變化率的差比較大的保護膜，在利用粘結劑向功能膜貼合了寬度比功能膜寬的透明保護膜的情況下，在所得到的膜層疊體的端部，不經由功能膜而是利用粘結劑對透明保護膜進行約束。也就是說，兩面的透明保護膜的尺寸變化率的差比較大，并且在該尺寸變化時利用相互夾著的粘結劑進行約束，由此導致層疊體整體產生“卷曲”。

由此明確可知，對象申請要解決的技術問題是：在粘結劑層4與保護膜2之間的端部產生的“浮起”這樣的技術問題。

也就是說，針對對象申請所要解決的技術問題，審查員的認定不妥當，并不是“在膜層疊體的端部產生浮起/卷曲”，審查員將對象申請所要解決的技術問題過于上位化。

相對于此，對比文件2要解決的技術問題是：在兩面的保護膜夾著粘結劑這樣的結構中該兩面的保護膜的尺寸變化率的差比較大，由此在結構整體上產生變形而形成“卷曲”。

也就是說，針對對比文件2所要解決的技術問題，審查員的認定也不妥當，并不是“在膜層疊體的端部產生浮起/卷曲” ，審查員將對比文件2所要解決的技術問題過于下位化。

由以上的分析明確可知，對象申請和對比文件2所要解決的具體的技術問題完全不同。審查員的認定違反了專利審查指南的創造性判斷三步法中的第2步的“在審查中應當客觀分析并確定發明實際解決的技術問題”這樣的要求。

對象申請的技術問題即在粘結劑層4與保護膜2之間的端部產生的“浮起”既然未被對比文件2公開，那么用于解決該技術問題的上述區別技術特征顯然就無法根據對比文件2來容易地想到。

最終，在正確地確定對象申請和對比文件2所要解決的技術問題的基礎上，既然對比文件2沒有公開對象申請的技術問題，因此顯然沒有給出有關對象申請的區別技術特征的技術啟示。

策略（4）：判斷對象申請與對比文件所采用的技術手段（技術思想）之間是否具有關聯性

在創造性的審查實務中，“對象申請以及對比文件同屬于相同的技術領域、且對象申請所要解決的技術問題即便未被對比文件明確地公開但通常屬于本領域一般要解決的技術問題”的情況是比較常見的。在這種技術問題是本領域普通技術人員常見的技術問題的情況下，針對“公知常識”或“容易想到”式的審查意見，就難以利用上述的策略（3）來進行爭辯了，那么如何進行爭辯呢？

筆者認為，可以考慮從判斷對象申請與對比文件所采用的技術手段（技術思想）之間是否具有關聯性這一點進行爭辯。

以下，使用一個具體的案例來進行說明。

相對于此，對比文件1同樣地涉及一種焊接接合結構，其中，

由以上的公開內容可知，對象申請相對于對比文件1的區別技術特征在于，

在對象申請中，在第一構件1和第二構件5之間設置有粘結劑層4，相對于此，在對比文件1中不存在與對象申請中的粘結劑層4相當的結構。

但是，審查員進一步認定為，關于對象申請相對于對比文件1的上述區別技術特征（即，粘結劑層），本領域普通技術人員在要提高焊接部位的接合強度時能夠根據對比文件1容易想到。

審查員的上述認定是不妥當的，具體理由如下。

在焊接的情況下，雖然誠如審查員所認定的那樣，提高焊接部位的接合強度是該領域的一般技術問題，但是，對象申請中的具體的技術手段即粘結劑層顯然無法根據對比文件1而容易想到。

在對象申請中，在兩個被焊接材料之間設置粘結劑層，由此提高了焊接部位的接合強度。

相對于此，在對比文件1中，通過抑制氣泡的產生來提高接合強度，其主要的技術手段在于對被焊接材料實施表面處理。

也就是說，對象申請和對比文件1在用于提高接合強度的具體技術手段上是完全沒有技術上的關聯性的，因此，完全不存在根據對比文件1的上述技術手段來想到在技術上不相關聯的對象申請中那樣的技術手段即粘結劑層的技術啟示。

筆者認為此案例給出的啟示是，即便對象申請要解決的技術問題被對比文件公開，或者是本領域的一般性技術問題，但在解決同樣的技術問題時，若采用了不同（不相關）的技術手段（技術思想），則該技術手段也并非顯而易見，現有技術無法給出技術啟示。

策略（5）：判斷現有技術中是否存在技術阻礙因素

根據筆者的實務經驗，“技術阻礙因素”是創造性爭辯時說服力比較強的理由，如果能夠在存在“技術阻礙因素”這一點上說服審查員，則對象申請被審查員認可創造性而授權的可能性會很大。

在我國的專利法、專利法實施細則以及專利審查指南中，對于“技術阻礙因素”均沒有明確規定，不過，在專利審查指南第二部分第四章中，關于創造性判斷時的“技術偏見”，有如下的明確規定。

“技術偏見，是指在某段時間內、某個技術領域中，技術人員對某個技術問題普遍存在的、偏離客觀事實的認識，它引導人們不去考慮其他方面的可能性，阻礙人們對該技術領域的研究和開發。如果發明克服了這種技術偏見，采用了人們由于技術偏見而舍棄的技術手段，從而解決了技術問題，則這種發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。”

“技術偏見”與“技術阻礙因素”在具體的表達含義上有一定的相通之處，根據以上的規定和實務中的一般經驗，筆者認為，在創造性的判斷中，所謂現有技術中存在“技術阻礙因素”是指，若在對比文件中應用了對象申請的區別技術特征，則導致對比文件無法實現其技術效果，達不到其發明目的等，從而阻礙本領域普通技術人員在對比文件中應用對象申請的區別技術特征。

以下，結合2個具體的案例來說明“技術阻礙因素”在針對創造性判斷的爭辯中的具體應用。

首先，請看如下的案例1。

對象申請涉及一種紙張印刷裝置1，能夠處理尺寸不同的記錄介質即紙張。在開閉單元3處于關閉位置時，從支票插入口6至支票排出口5的支票運送路徑A的左端在支票處理裝置1的左側面開口（即，相對于對比文件1的區別技術特征）。支票運送路徑A為包括第一運送路徑部分B、圓弧狀運送路徑部分C、直線狀的第二運送路徑部分D的彎曲形狀。

相對于此，對比文件1同樣地涉及一種紙張印刷裝置，公開了對象申請的權利要求1中的大部分技術特征，其相對于對象申請的區別技術特征在于，

“在對象申請中，在開閉單元3處于關閉位置（圖示狀態）時運送路徑A的一側端開放，相對于此，在對比文件1中，在開閉單元處于關閉位置時，搬運路徑的一側端不開放（注：所示附圖處于打開位置，但是根據說明書記載明確可知，處于關閉位置時，搬運路徑的一側端不開放）”。

但是，審查員認為上述區別技術特征是本領域的慣用技術手段且能夠應用于對比文件1中而得到對象申請的技術方案。

對此，審查員的上述認定是不妥當的，具體理由如下。

即便假設上述區別技術特征是本領域的慣用技術手段，若將該區別技術特征應用于對比文件1中，則對比文件1中的搬運路徑的單側開放。在這種情況下，尺寸大的紙張會與懸臂框架的一方接觸。由此，需要將懸臂框架的一方拆除。

但是，在對比文件1中，如果將懸臂框架的一方拆除，則強度降低，從而機器破損的風險變大。由此，即便是本領域普通技術人員，也不會進行將懸臂框架的一方拆除的行為。

由此明確可知，對比文件1實質上給出了與對象申請中的上述區別技術特征完全相悖的技術阻礙因素。

因此，即便假設現有技術中公開了上述區別技術特征，或者上述區別技術特征是本領域的慣用技術手段，對于本領域普通技術人員來說將該區別技術特征應用于對比文件1中也是不可能的。

換言之，對比文件1中存在與上述區別技術特征相悖的技術阻礙因素，因此，顯然沒有任何技術啟示將對比文件1的技術方案和這樣的“技術阻礙因素”相結合而得到對象申請的技術方案。

其次，請看如下的案例2。

對象申請和對比文件1都涉及一種電池封裝體，如上述對象申請和對比文件1的示意圖可知，對象申請相對于對比文件1的區別技術特征在于（A）：在對象申請中，底面板2具有形成為朝向冷卻板4局部地凸出的形狀的上突部24。

然而，對于上述區別技術特征（A），審查員認為其是本領域的公知常識且能夠應用于對比文件1中而得到對象申請的技術方案。

但是，審查員的上述認定是有欠妥當的，具體理由如下。

對象申請的發明目的在于“使電池封裝體在不伴隨著重量增加的情況下提高耐火性能”，申請人為了實現該發明目的而進行了創新，最終設計出在底面板具有“上突部”這一對象申請的特有結構。具體地說，在電池封裝體成為高溫的情況下，該“上突部”進行熱膨脹而與冷卻板接觸，由此能夠使底面板的溫度降低而提高其耐火性能。

相對于此，在對比文件1中，如其說明書的記載明確可知，外部板140以及冷卻板120直接接觸，或者，經由托架130接觸。由此，在電池封裝體成為高溫的情況下，來自外部板140的熱能夠經由與外部板140直接或間接接觸的冷卻板120而散出，因此外部板140溫度變低而耐火性能提高。也就是說，在對比文件1中，由于外部板140直接或間接地與冷卻板120熱接觸，因此已經實現了一定的耐火性能，從而在想要對耐火性能進行調整的情況下，只要從該直接散熱方式以及間接散熱方式中進行選擇即可，完全沒有任何考慮其他技術手段（例如，對象申請中這樣的“上突部”）的必要（技術啟示）。

進而，在對比文件1中，如上面的示意圖所示，外部板140是具有復雜截面形狀的異形構件，因此如果在該外部板140上再進一步設置在上述示意圖的上下方向上朝向冷卻板120的內部的流路122凸出的突出部，則必然導致該外部板140結構的進一步復雜化，這對本領域普通技術人員來說顯然不是顯而易見的，完全沒有任何相關的技術啟示教導本領域普通技術人員來設置如此的“突出部”，也就是說，對比文件1實質上給出了與對象申請中的上述區別技術特征（A）完全相悖的技術阻礙因素。

上述區別技術特征（A）正是對象申請的核心發明點，審查員在沒有給出具體理由的情況下就簡單地認定其為本領域的公知常識，這顯然是不妥當的，難以令申請人信服。

基于上述理由，針對上述區別技術特征（A）的審查員認定是有欠妥當的。

需要說明的是，在該案例2中，針對創造性的爭辯，可以看到，不僅用到了策略（5），而且也用到了策略（4）。

由此可知，在針對“公知常識”或“容易想到”的審查意見進行爭辯時，應該結合對象申請以及各對比文件的具體技術內容，充分考慮審查意見，在此基礎上，單獨使用或者組合使用上述那樣的策略（1）~（5）。

另外，筆者認為，在貫穿涉及創造性的審查意見的答辯全過程中，可以單獨或與上述策略（1）~（5）組合使用的有效手段還有酌情與審查員積極進行溝通，尤其是在目前中國專利局針對審查員的專利審查工作提出了“提質增效”這種要求的大環境下。

在專利審查指南的第二部分第八章的第4.13節中規定，在實質審查過程中，審查員與申請人可以就發明和現有技術的理解、申請文件中存在的問題等進行電話討論，也可以通過視頻會議、電子郵件等其他方式與申請人進行討論。從上述的規定也可知看出，專利局是鼓勵申請人積極與審查員進行溝通的，溝通的手段也實現了多樣化，對申請人來說更加的便利，從而能夠進一步促進專利審查工作的“提質增效”。

根據筆者的實務經驗，在這種專利實質審查的大環境下，審查員對于創造性這樣的實質性問題的溝通一般來說也是不拒絕的、甚至是比較歡迎的，因為這樣的溝通有可能有助于消除審查員對技術方案的誤解、加深審查員對技術方案的理解、改變審查員“事后諸葛亮”式的認知。

在對象申請有無創造性的判斷中，該對象申請的技術內容本身以及對比文件的技術內容本身是判斷基礎，創造性判斷的三步法是具體的判斷手段，從根本上來說，始終都要圍繞著對象申請的技術內容本身以及對比文件的技術內容本身，結合創造性判斷的三步法（尤其是“技術啟示”）來進行具體的比較和分析，制定出相應的答復策略。

以上，筆者結合自己在實務工作中的經驗，簡單介紹了有關“公知常識”或“容易想到”的審查意見的一般答復策略。如有不妥當之處，歡迎大家批評指正。