作者：潘劍穎、韓聰、柯瑞京、倪斌

      在專利無效宣告程序中，專利權人常常需要對權利要求進行修改?？紤]到授權公告的權利要求具有公示作用，為平衡專利權人和社會公眾的利益，無效宣告程序中對權利要求的修改方式受到嚴格限制。2023版《專利審查指南》（以下簡稱《審查指南》）第四部分第三章第4.6.2節對無效宣告程序中專利文件的修改做出了規定：

“在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”。

      本文試從若干案例出發，探討如此規定背后的真正考量。

01

<案例一>

      第4XXXX號無效宣告請求審查決定書，涉及無線通信領域。

      該專利授權公告的權利要求如下（無關內容省略）：

      1．一種無線通信系統，……其特征在于，包括同步裝置，……根據在上述基站移動站間通信中所使用的控制信息，來使基站移動站間通信中的幀與移動站間直接通信中的幀同步。

……

      3．一種無線通信系統中的基站，……其特征在于，包括分配裝置……。

      4．一種無線通信系統中的基站，……其特征在于，包括分配裝置，根據來自上述移動站的請求，來分配移動站間直接通信中的幀內頻帶。

……

      6．根據權利請求4所述的基站，其特征在于，上述移動站間直接通信中的幀內頻帶分配裝置，根據進行移動站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動站間通信的上述第一頻率，來選定分配給進行移動站間直接通信的終端的上述第二頻率。

      在無效過程中，針對無效宣告請求人提交的無效理由和證據，專利權人修改了權利要求3、4、6。修改具體包括以下兩個方面。

      1）以明顯錯誤為由，將權利要求6的技術特征“根據進行移動站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動站間通信的上述第一頻率，來選定分配給進行移動站間直接通信的終端的上述第二頻率”修改為“根據進行移動站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動站間通信的上述第一頻率的幀內帶，來選定分配給進行移動站間直接通信的終端的上述第二頻率的幀內帶”，將權利要求4、6中的“幀內頻帶”修改為“幀內帶”。

      2）為了克服缺少必要技術特征的無效理由，對權利要求3和4進行進一步限定，將權利要求1中有關同步裝置的限定補入其中。

      盡管《審查指南》在第四部分（復審與無效請求的審查）中規定了無效宣告程序中專利權人可以進行“明顯錯誤的修正”，但是在該部分中并未對“明顯錯誤”進行進一步解釋。《審查指南》在其他章節部分對此有所提及。

      例如，《審查指南》第一部分第二章第8節在對修改超范圍的規定中定義了：

“所謂明顯錯誤，是指不正確的內容可以從原說明書、權利要求書的上下文中清楚地判斷出來，沒有作其他解釋或者修改的可能?！?/span>

     另外，《審查指南》第二部分第八章第5.2.2.2節對實質審查程序中“明顯錯誤”的修改做出了規定：

“（11）修改由所屬技術領域的技術人員能夠識別出的明顯錯誤，即語法錯誤、文字錯誤和打印錯誤。對這些錯誤的修改必須是所屬技術領域的技術人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案?！?/span>

      關于上述修改1）的“明顯錯誤”，本案的審查決定書對此的決定如下：

“授權權利要求4、6中的“幀內頻帶”、權利要求6中的技術特征……并無明顯的語法錯誤、文字錯誤或打印錯誤，專利權人認為不正確的內容并不是可以從原說明書、權利要求書的上下文中清楚地判斷出來的?！瓕＠麢嗳藢ⅰ皫瑑阮l帶”修改為“幀內帶”，將權利要求6的技術特征……修改為……并不是根據說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案，存在作其他解釋或修改的可能。上述錯誤并不屬于審查指南規定的能夠允許修改的明顯錯誤三種類型中的任一種，修改內容也不是能夠唯一確定的。因此，專利權人對權利要求4、6所做的上述修改不能認為是對明顯錯誤的訂正”。

02

<案例二>

      第5XXXX號無效宣告請求審查決定書，該案涉及視頻編解碼，其中權利要求4請求保護的是編碼側的裝置。

     在無效宣告程序中，專利權人將權利要求4中的“在抽取……的值時”中的“抽取”修改為“編碼”，而且指出這種修改為“明顯錯誤”的更正。

      對此，在無效宣告請求審查決定書中的認定如下：

“經合議組核實，首先，權利要求4請求保護的是一種用于編碼……的裝置，而本領域技術人員均知曉“抽取”指的是從數據流中進行抽取，是解碼時的動作，不是編碼時的動作，權利要求4的特征“在抽取……的值時，通過……編碼所述值”前后矛盾，因此該特征存在明顯錯誤；而根據說明書……關于編碼器的記載，編碼器將……編碼為數據流，通過……將……信息插入數據流，即編碼器是在編碼……的值時，通過……編碼所述值，同時，權利要求6要求保護一種用于編碼……的方法，該權利要求與權利要求4相對應，其中包含了特征“在編碼……的值時，通過……編碼所述值”，因此，從說明書的相關記載以及權利要求書的上下文中能夠清楚且唯一地得出權利要求4中的“在抽取……的值時”應該為“在編碼……的值時”。因此，專利權人將權利要求4中的“在抽取……的值時”修改為“在編碼……的值時”屬于對明顯錯誤的更正，合議組亦予以接受”。

      案例二中，權利要求4中的特征本身存在明顯的邏輯上的矛盾，即在編碼側的裝置中執行解碼側的動作，而這種矛盾是本領域技術人員在閱讀權利要求4時能夠識別出的。進而，由于說明書中對編碼側的該動作進行了正確、明確的記載，針對該邏輯錯誤進行的修改是本領域技術人員“能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案”，因此這種修改被合議組接受。

      根據案例一和案例二中對“明顯錯誤”的判定可以看出，國家知識產權局對無效宣告程序中權利要求的修改，注重“錯誤”的“明顯性”以及若修改則修改的“可預測性”和“唯一性”，凸顯了對于授權后權利要求保護范圍的社會公示性的重視。

      回到上述案例一的修改2），專利權人將權利要求1中的關于同步裝置的技術特征補入權利要求3和4中，對權利要求3和4進行了進一步限定。該修改至少在形式上滿足《審查指南》的相關要求。具體地，《審查指南》第四部分第三章第4.6.2節對無效宣告程序中專利文件的修改做出了規定：

“修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正……權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍”。

      但是，無效宣告請求審查決定書對此的認定如下：

“考慮到授權公告的權利要求具有公示作用：公示專利權人所擁有的排他性權利的范圍，社會公眾據此可以明晰專利權利邊界，預測、評價自身行為是否侵犯專利權。如果權利要求在修改的基礎上被維持有效，則該修改后的權利要求對社會公眾而言也應當是可以預見的，即有脈絡清晰的修改預期。根據授權的權利要求的內容，社會公眾并不能預見到在對要求執行通信資源分配的基站的保護中還應當包括有執行移動站與基站同步的裝置，專利人對權利要求3、4所作上述修改并不是社會公眾可以預期的合理修改方式。權利要求3、4新增的技術特征并不是對于其保護主題“基站”的進一步限定，并不能有效地縮小權利要求的保護范圍。因此，專利權人在權利要求3、4中新增有關同步裝置的修改不符合審查指南規定的“權利要求的進一步限定”修改要求?！?/span>

      也就是說，合議組 認為，雖然專利權人將權利要求1中記載的有關同步裝置的技術特征補入主題為“基站”的權利要求3和4中，但“同步裝置”的操作未與基站側的操作直接關聯，從而即使補入基站側的權利要求也無法對基站側的權利要求的保護范圍進行進一步限定。因此，合議組以這種修改實質上并未能有效地縮小權利要求3和4的保護范圍從而并不屬于《審查指南》所規定的“權利要求的進一步限定”的情形為由，沒有接受這種修改。

      此外，合議組還特別指出這種修改不是社會公眾可以預期的合理修改方式。同樣，國家知識產權局對于“明顯錯誤的修正”所要求的“明顯性”、“可預測性”和“唯一性”，也體現了對社會公眾可預期性的尊重。

      筆者注意到，在司法實踐中，也采用了類似的準則。在某公司針對國家知識產權局第3XXXX號無效宣告請求審查決定提起的行政訴訟中，一審判決認為：

“修改方式的相關限制可以使社會公眾對于權利要求修改后的最終狀態具有相對穩定的預期……《專利審查指南》作為規范性文件，盡管其列舉的具體修改方式未必涵蓋了實踐中應被允許的全部修改方式，但社會公眾基于四種修改方式所抽象出的規則屬于社會公眾的合理預期，其他可被允許的修改方式亦應符合這一預期，方能保證規則的相對穩定性?！?/span>

      事實上，《審查指南》將無效宣告程序中的修改方式一般地限制為四種，正是出于穩定社會公眾合理預期的考量。由于專利權人受到修改方式的限制，社會公眾至少可以對權利要求修改后的最終狀態具有相對穩定的合理預期，而不至于此完全不可預期，有利于維護社會公眾利益。當然，專利法仍賦予了專利權人在無效宣告程序中修改權利要求的權利，在維護社會公眾利益的同時兼顧專利權人的權利，以鼓勵發明創造。

      需要注意的是，《審查指南》也并未完全排除其他修改方式。在專利無效宣告階段，一方面，專利權人對權利要求的修改在形式上滿足《審查指南》的規定，并不意味著這種修改必定能被接受；另一方面，如果僅僅形式上不滿足《審查指南》中具體列舉的方式，也并不意味著這種修改一定不能被接受。無論是國家知識產權局的審查實踐還是法院的司法審判實踐，在判斷修改是否能被接受時，其底層考量均為這種修改是否能夠為社會公眾所合理預期。